Marchi di certificazione: in GU la nuova disciplina

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che, in attuazione della direttiva UE, modifica il regolamento sul marchio comunitario. In particolare il decreto disciplina il Marchio di certificazione che può essere richiesto dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Il decreto entra il vigore il 23 marzo 2019 e prevede una fase transitoria in cui i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda, all'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2019, il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 recante le disposizioni inerenti l’”Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario”.

Tra le novità introdotte dal decreto vi sono:

- l’introduzione del “Marchio di certificazione”. Tale marchio può essere richiesto dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

- la legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario. Il decreto dispone che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare tale azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati;

- la presentazione dei ricorsi. Il decreto dispone che il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il decreto definisce le modalità di deposito del ricorso, e tutte le varie fasi del processo fino alla deliberazione del collegio giudicante. Sono inoltre disciplinati i casi di sospensione, interruzione ed estinzione del processo;

- l’inserimento della disciplina della decadenza e nullità dei marchi d’impresa. I soggetti legittimati possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

Il decreto entra in vigore il 23 marzo 2019 e prevede una disciplina transitoria. In particolare:

- entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina;

- ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata, dalla data di deposito della domanda;

- in caso di mancata presentazione della domanda il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto;

- i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine stabilito, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

Decreto Legislativo 20/02/2019, n. 15, (G.U. 08/03/2019, n. 57)

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/marchi-e-brevetti/quotidiano/2019/03/09/marchi-certificazione-gu-nuova-disciplina